"Bad Spaniels": il giocattolo per cani che mette in discussione l'equilibrio tra il primo emendamento e la tutela dei marchi

Amber Grant · 5 aprile 2023

Condividere

Tag

Il 22 marzo 2023, la Corte Suprema ha ascoltato le argomentazioni orali dell'Ufficio del Procuratore Generale e delle parti nella causa Jack Daniel's Properties, Inc. contro VIP Products, LLC. Il caso è incentrato su una questione di violazione del marchio che pone la bottiglia di whisky e il marchio di Jack Daniel's contro un giocattolo gommoso per cani che assomiglia al famoso whisky Old No.7.

Jack Daniel's è una marca di whisky del Tennessee confezionato in bottiglie quadrate con prominenti etichette nere. L'azienda ha molto successo e ha venduto milioni di bottiglie di whisky. VIP Products, LLC è un'azienda di progettazione e produzione di prodotti che vende prodotti per animali domestici come giocattoli gommosi per cani.

VIP Products ha creato un giocattolo per cani che ricorda l'iconica bottiglia di whisky del Tennessee di Jack Daniel's. Sul giocattolo per cani, invece di "Jack Daniel's", l'etichetta del giocattolo recita "Bad Spaniels" e "Old No. 7" e "Tennessee Sour Mash Whiskey" vengono sostituiti con "The Old No. 2 on your Tennessee Carpet". Jack Daniel's ha intentato una causa contro VIP Products cercando di fermare la vendita del giocattolo sostenendo che il giocattolo per cani "Bad Spaniels" viola il suo marchio, confonde i consumatori e ne offusca la reputazione. VIP Products sostiene che i suoi modelli di giocattoli per cani sono coperti dalle tutele della libertà di parola previste dal Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. La Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Nono Circuito si è pronunciata a favore di VIP Products nel 2020 e Jack Daniel's ha successivamente presentato una petizione alla Corte per un atto di certiorari che è stato concesso nel 2022.

Jack Daniel's cerca un ribaltamento del caso fondamentale Rogers v. Grimaldi in cui la Seconda Circuito ha delineato il duplice "Test di Rogers" che consente l'uso di un marchio in una presunta opera espressiva se l'opera (1) ha rilevanza artistica, e ( 2) non "inganna esplicitamente" i consumatori riguardo alla fonte o al contenuto dell'opera (se l'opera ha rilevanza artistica).

In Rogers, i nomi del famoso duo di celebrità Ginger Rogers e Fred Astaire sono stati usati nel titolo di un film intitolato "Ginger and Fred". Il film parlava di due artisti di cabaret italiani che eseguivano imitazioni di Ginger Rogers e Fred Astaire. Rogers ha intentato una causa sostenendo che il titolo del film creava una falsa impressione del suo appoggio al film e la falsa impressione che lei fosse il soggetto del film. La Seconda Circuitazione doveva determinare se Rogers potesse impedire l'uso del suo nome nel titolo di un film che aveva una relazione minima con lei - la corte ha ritenuto che non potesse poiché il film era un esercizio di espressione artistica che non "esplicitamente" fuorviare" i consumatori e quindi non era vietato dalla legge sui marchi.

La controversia nel caso Rogers riguardava il titolo di un film, tuttavia il test utilizzato si applica a tutte le opere di espressione artistica come dipinti, disegni, videogiochi e giocattoli. Nel valutare la rilevanza artistica, i tribunali non determinano la qualità della presunta opera artistica, ma valutano invece la rilevanza del marchio rispetto al contenuto espressivo dell'opera. Lo standard per la rilevanza artistica è semplice: la rilevanza deve essere superiore a zero.

Il test delineato nel caso Rogers è un test di bilanciamento in due fasi per quando un marchio viene utilizzato in un'opera espressiva volta a bilanciare i diritti tra la libertà di parola ai sensi del Primo Emendamento e la politica sui marchi che previene la confusione e l'inganno dei consumatori. La decisione nel caso Rogers è stata una decisione fondamentale per la legge sui marchi e diversi circuiti hanno adottato il test fornito dalla corte. L'idea è che il test di Rogers fornisca ai tribunali l'infrastruttura per bilanciare sia l'interesse del pubblico che quello dell'imputato nella libertà di espressione, proteggendo al tempo stesso i diritti del proprietario della proprietà intellettuale (in particolare, i marchi) nell'ambito di un quadro normativo sui marchi. In tali casi, per prevalere l'attore deve comunque dimostrare che esiste un rischio di confusione insieme ad almeno uno dei due fattori del test di Rogers.

Data l’importanza del test di Rogers per la legge sui marchi, la prospettiva della sua eliminazione potrebbe avere implicazioni sostanziali per il futuro della legge sui marchi e delle opere espressive.